作者：夏 晨

在笔者的《如何理解专利侵权诉讼中的现有设计抗辩》一文中已基本介绍了现有设计抗辩的含义及实战案例，此处不再赘述，感兴趣的可以观看前面对应的文章，下面笔者将结合实践，介绍专利侵权诉讼中不太常见的另一抗辩方式——先用权抗辩。

根据现行《中华人民共和国专利法》(2021年06月01日实施）

第七十五条第二项有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；……

从上述定义出发，可知先用权抗辩的适用需要满足以下条件：1、先用权人在申请日之前取得先用设计；2、专利申请日之前已经实施专利或者为实施专利做好了技术或物质上的必要准备；3、先用权人已经实施或准备实施的是与专利产品相同或等同（近似）的产品。

此外，关于先用权的适用还需注意：1、先用权人取得先用设计或技术的方式必须是以合法的方式取得，即必须是先用权人自己独立研究开发出来或者通过合法途径获得的，先用权人应当具有主观善意；2、先用权人必须在原有范围内制造、使用相关产品才能享有先用权抗辩；3、主张先用权抗辩时，基本等同于坐实了自己系产品制造者或方法使用者的身份，而任何人都可以主张现有设计/技术抗辩，故在主张的同时应当注意到相应风险，综合评估后决定是否采用先用权抗辩。

在（2021）粤03民初6621号案件中，原告诉请保护的专利号系ZL2016*****3329，一种“充气手机防水袋（WPC0408-A）”，专利申请日为2016-10-27，在被告找到我方代理后，我方律师经过专利检索及查询，找到了可能的现有设计抗辩及先用权抗辩证据。

其中先用权抗辩证据显示，我方至少在2015年08月12日以前，便通过企业微信向客户发送相关产品报价表的方式，提供产品定制服务（此处也可看出使用聊天记录漫游保存记录的重要性），最终原告在面对我方同时提交的先用权抗辩与现有设计抗辩证据，选择了当庭撤诉。

此处需要注意的是，先用权抗辩，无关专利的新颖性问题，通俗的理解，在先使用并不等于已经公开，而现有技术或现有设计抗辩，则破获了专利的新颖性，所以现有技术抗辩的证据经常与专利无效的证据重叠，原告选择撤诉的最大原因也在此。

此处可援引另一非本人代理的案例，进一步说明现有设计抗辩与先用权抗辩的区别——刘金虎诉深圳当纳利印刷有限公司、深圳市同和兴包装制品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案——广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初3578号民事判决、广东省高级人民法院（2019）粤民终字第1034号民事判决。

在该案中，被告同时提出现有设计抗辩与先用权抗辩，但法院最终采纳了先用权抗辩，法院释法说理如下：

“本案的争议焦点在于：1、被告当纳利公司主张的现有设计抗辩能否成立？2、被告当纳利公司主张的先用权抗辩能否成立？

1、关于被告当纳利公司主张的现有设计抗辩问题

本案中，根据现有证据，仅有原告、原告所在的瑞盟公司、被告当纳利公司、被告同和兴公司、深圳市金阳光印刷有限公司、美国客户六个特定主体在专利申请日之前已经知晓侵权产品图纸和侵权产品外观，在专利申请日之前，侵权产品未在美国、中国上市销售，因此，前述六个特定主体知晓的侵权产品图纸、侵权产品没有向不特定的消费主体进行公开销售，未处于公共领域并为不特定公众可以知晓、获得的状态，不符合《中华人民共和国专利法》第二十三条第四款中关于“现有设计”的要求，其现有设计抗辩不能成立。

2、被告当纳利公司主张的先用权抗辩问题。

首先，在原告涉案专利申请日之前，被告当纳利公司已经拥有了实施外观设计的图纸，向瑞盟公司购买了实施外观设计的原材料，做好制造、使用的必要准备，且已实际制造出了产品。其次，被告当纳利公司在涉案专利申请日之前制造的产品与侵权产品种类相同、外观相同。第三，无论是被告当纳利公司自行设计还是原告自愿将制造侵权产品的图纸交给原告，被告当纳利公司均是合法取得先用设计。最后，被告当纳利公司一直采用委托加工的方式制造产品、销往国外，原告没有提供其他证据证明被告当纳利公司超出原有范围生产、销售产品，且根据原告的举证，被告当纳利公司目前委托制造产品的数量亦远远低于专利申请日之前委托制造产品数量。综上，被告当纳利公司提出的先用权抗辩符合《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项的规定，不构成侵犯涉案外观设计专利权。

被告同和兴公司接受被告当纳利公司的委托制造侵权产品，且原告没有证据证明被告同和兴公司在被告当纳利公司委托事项之外还存在制造、销售侵权产品的行为，故被告同和兴公司亦不构成侵犯专利权。原告要求两被告停止构成侵权、赔偿侵权损失和维权支出的诉讼请求，不予支持。

最终，被告的先用权抗辩成立，法院判决驳回原告的全部诉讼请求。

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