在专利侵权判定领域,功能性特征权利要求的保护范围界定一直是司法实践中的核心难点。功能性特征以功能、效果限定技术方案,仅通过权利要求文本难以直接明确其具体技术内容,导致保护范围存在模糊性与不确定性。为平衡专利权人利益与公共利益,我国借鉴域外经验确立了功能性特征的特殊规制规则,明确其不适用 “基本相同” 的二次等同,以避免保护范围过度扩张。然而,由于缺乏统一、可操作的认定规则,司法实践中对功能性特征的判定常呈现主观性强、个案差异大的特点,既可能因严格限缩导致专利权保护范围飘忽不定,也可能因标准适用困难引发法律适用不统一的问题。
本文结合我国现行法律规定、典型司法案例及域外制度经验,深入分析功能性特征权利要求等同保护范围的认定逻辑,提出:经限缩解释后,功能性特征应与一般结构性特征同等适用 “三个基本相同” 等同原则,以期缓和认定主观性、维护权利人稳定预期、更全面地规制侵权行为。
针对功能性特征权利要求的保护范围,我国《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《司法解释(一)》)第 4 条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《司法解释(二)》)第 8 条确立了 “限缩解释” 核心标准,成为司法实践中的主要法律依据,并逐步形成了明确的认定步骤:
提取专利说明书及附图中记载的、实现功能性特征所必需的 “不可缺少技术特征”;
将被控侵权技术方案中实现对应功能的技术特征,与上述 “不可缺少技术特征” 进行比对;
若二者 “功能、效果相同”,且 “手段相同”,则构成相同侵权,落入字面保护范围;若 “手段基本相同”,则构成等同侵权,落入等同保护范围。
其中,“功能、效果” 的认定是核心环节,结合司法案例可进一步细化其裁判规则:
“相同功能” 的判定以 “实现权利要求限定的核心功能” 为标准,无需强求技术方案在功能实现的细节上完全一致。例如,在 2018 年 “电动平衡车” 案【最高人民法院 (2018) 最高法民申 2345 号】中,涉案专利权利要求限定 “转动机构实现第一内盖和第二内盖之间的转动连接”,而被控侵权产品仅一侧内盖与轴套转动连接,另一侧为固定连接。最高人民法院指出,两侧内盖与轴套的连接方式差异,不属于转动机构的核心功能范畴,被控侵权产品仍实现了 “内盖间转动连接” 的核心功能,故认定 “功能相同”。
若被控侵权技术未实现权利要求明确限定的功能,则无法认定 “功能相同”。在 2014 年 “固定贴” 案【福建省高级人民法院 (2014) 闽民终字第 59 号】中,专利功能性特征为 “通过专用不锈钢螺钉、强力工程结构胶及工艺孔配合,将装饰板与水泥粉刷层、墙体无缝隙固定成一体”,其核心功能是 “无缝隙固定”。而被控侵权技术采用螺丝、角钢及 T 形挂件连接,允许位移微调,未实现 “无缝隙固定”,法院最终认定二者功能不相同、不等同。
若功能性特征包含多个并列功能,被控侵权技术仅实现部分功能的,视为 “功能存在实质性差异”,不构成侵权。在 “自行车变速操作装置” 案【最高人民法院 (2019) 最高法民申 5466 号】中,专利技术特征需同时具备 “一次操作实现多级释放” 和 “一次操作实现单级释放” 两项功能,而被控侵权产品仅能实现 “单级释放”,无法满足全部功能要求,法院认定其不具备 “相同功能”。由此可见,现行规则难以规制 “故意省略部分功能” 的改劣发明,此类情形通常不被认定为侵权。
尽管《司法解释(二)》出台后,“实现相同功能” 已成为功能性特征侵权比对的普遍要求【如 (2009) 沪高民三 (知) 终字第 13 号、(2011) 苏知民终字第 0139 号等案例】,但司法实践中,“功能、效果相同” 的说理常显牵强,法官主观判断的影响较大。例如,在 “裁剪机” 案【浙江省高级人民法院(2016)浙民终 506 号】中,专利技术的活塞需在两个极限位置换向,而被控侵权产品换向更流畅,二者在换向方式上存在差异。法院以 “上切刀径向水平位移距离短,对效果无明显影响” 为由,判定 “效果相同”,但实际上被控侵权产品的效果并未完全符合专利限定的技术状态。
通过对比欧盟、日本、美国的相关制度,可为本国规则优化提供参考,核心启示在于:当功能性特征的 “必要技术特征” 明确后,其与一般结构性特征的保护规则可趋于统一。
欧盟未针对功能性特征设立特殊等同原则,其核心逻辑体现在《欧洲专利审查指南》第 4.1、4.2 节及欧专局《申诉委员会案例法》(第十版)中:
权利要求需满足 “清楚性” 要求 —— 本领域技术人员仅通过权利要求文本,即可明确每一个特征的含义,且需记载实现功能所必需的 “基本技术特征”【《欧洲专利公约》第 84 条】;
功能性特征的保护范围覆盖 “所有能实现相同发明效果的适当变体”,不限于说明书中的实施方式【如 1993 年 T 391/91 号案件】。德国、英国等成员国亦遵循此逻辑,例如德国联邦最高法院【BGH X ZB 8/12 案】、英国上诉法院【Warheit v Olympia Tools Ltd 案,EWCA Civ 1516】均认可,功能性特征的保护范围包括 “具备相同功能、效果及特性的所有实施方式”。
欧盟模式的启示在于:若功能性特征的 “基本技术特征” 明确,无需区分其与结构性特征的保护规则,可统一适用等同比对标准。我国《专利审查指南》未要求功能性特征需记载 “必要技术特征”,审查阶段更侧重 “说明书支持” 而非 “权利要求清楚性”,暂不具备直接借鉴欧盟规则的环境,但 “技术特征明确后统一保护标准” 的思路值得参考。
日本《专利审查指南》(第 III 部分第 2 章第 4 节)规定:
原则上,以功能、特性限定的权利要求,其保护范围包括 “所有具备该功能或特性的产品”;
仅当 “功能性记载的技术意义不唯一” 或 “记载明显有误” 时,才可依据说明书中的实施方式进行限缩解释【如平成 17 (行ケ) 10560 審決取消請求事件】。
司法实践中,日本法院的态度存在差异:部分案例按功能性记载的字面含义确定保护范围,不依赖说明书限缩【如平成 31 年(ネ)第 10014 号案】;部分案例则在 “功能性含义不明确” 或 “说明书实施例过少” 时,基于实施例限缩保护范围【如平成 18 年 (ネ) 第 10007 号、平成 15 年(ワ)第 19733 号案】。总体而言,日本未设立功能性特征的特殊等同规则,其核心仍围绕 “权利要求含义的明确性” 展开,这与我国 “限缩解释” 的思路存在部分契合。
我国《司法解释(一)》第 4 条借鉴了美国《专利法》第 112 (f) 条,美国对功能性特征的等同保护规则更为细化,核心步骤为:
确定功能性特征的 “核心功能”;
依据说明书确定实现该功能的 “对应结构”,且禁止 “不当限缩权利要求范围”【JVW Enterprises, Inc. v. Interact Accessories, Inc. 案,424 F.3d 1324】;
侵权比对区分 “相同侵权” 与 “等同侵权”:
美国规则与我国的差异主要体现在:
所谓 “二次适用等同原则”,是指在对功能性特征进行限缩解释(提取 “不可缺少技术特征”)后,再将该特征与被控侵权技术的对应特征,适用 “三个基本相同”(基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果)标准进行等同比对。该思路的合理性可从以下三方面论证:
专利权人通过上位概念撰写功能性特征,其目的在于获得更广阔的保护范围,且在专利审查通过后,有理由预期权利范围符合上位概念的合理边界,而非被说明书中的个别实施例过度限制。现行规则将功能性特征的保护范围限缩于 “说明书实施例的不可缺少技术特征”,且未明确 “功能性特征与一般上位概念的区分标准”,导致司法实践中 “是否属于功能性特征” 的判断高度依赖法官主观认知,专利权人的权利范围处于不确定状态 —— 大量侵权诉讼的争议焦点集中于 “某上位概念是否为功能性特征”,甚至架空行政审查环节的权利范围界定。若允许 “二次适用等同”,可缓解功能性特征认定的主观性冲突,使权利范围更符合专利权人的合理预期。
我国司法实践普遍认可 “专利权人自造词” 的合法性,且要求自造词的含义需通过说明书实施例明确支撑 —— 即本领域技术人员阅读说明书后,可清楚知晓自造词对应的具体结构【如 (2010) 最高法民申字第 979 号案】。对功能性特征 “提取不可缺少技术特征” 的过程,本质上就是对其含义的明确化:通过说明书实施例,将模糊的 “功能描述” 转化为具体的 “技术结构”,最终实现 “权利要求含义得到说明书支撑” 的目标。此时,功能性特征与 “自造词” 的核心属性已无差异 —— 二者均需依赖说明书明确技术内容,故无理由再对功能性特征的保护范围进行额外限缩,应适用与自造词相同的等同规则。
等同原则的设立,旨在弥补 “语言表达局限性” 与 “科技发展时代局限性” 两大问题【尹新天:《专利权的保护》】,而这两大问题在功能性特征中更为突出:
语言局限性:在计算机、电子信息等领域,部分核心技术(如 “读取模块”)难以用具体结构描述 —— 若需完整记载代码数据、电路组成等内容,不仅冗余繁琐,也不符合行业交流习惯,只能通过功能表述界定;
科技发展速度:新兴技术领域的技术迭代快,若严格将保护范围限缩于说明书实施例,将导致专利权人无法覆盖 “采用新手段实现相同功能” 的技术方案,打击技术创新积极性。
此外,“二次适用等同” 可有效规制 “改劣发明”。《北京市高级人民法院专利侵权判定若干问题的意见 (试行)》第 41 条明确 “坚决打击故意省略不可缺少技术特征的改劣发明”,但现行规则下,“故意省略部分功能” 的改劣发明因不满足 “相同功能” 要求,无法被认定为侵权,与上述指导意见相悖。通过等同原则将 “实质等同的改劣功能” 纳入保护范围,可填补这一规制空白。
功能性特征的等同保护范围认定,核心在于平衡 “权利边界确定性” 与 “创新激励需求”。从域外经验来看,欧盟、日本均在 “技术特征明确化” 后,弱化功能性特征与结构性特征的差异;美国则通过 “二次等同” 实现对功能性特征的分层保护。结合我国实践,当功能性特征经限缩解释(提取 “不可缺少技术特征”)后,其技术内容已明确,保护范围已合理缩小,与一般结构性特征处于 “同一起跑线”。
因此,对于功能性特征的专利侵权比对,应摒弃 “特殊化” 思维,与一般技术特征统一适用 “三个基本相同” 等同原则。这一调整不仅符合科技发展对专利保护的需求,可维护专利权人的稳定预期,更能缓解功能性特征认定的主观性问题,减少不必要的司法争议,实现对侵权行为的更全面规制。