作者：夏晨

如果双方在专利权权属争议期间，登记的专利权人如果不主动缴费，会导致该专利权终止失效，若法院最终认定专利权权属属于另外一方，那么，对于登记的专利权人无正当理由既不缴费，也不将不缴费将导致专利失效的风险告知法院或对方当事人，从而导致真正的权利人丧失专利权这种“损人不利己”的行为，此时，真正的权利人是否可以向登记的权利人索赔呢？

【裁判要旨】专利法实行专利侵权行为法定原则，除法律明确规定为侵害专利权的行为外，其他行为即使与专利权有关，也不属于侵害专利权的行为。故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效的行为应当属于一般侵权行为，而非侵害专利权，案由可以确定为财产损害赔偿纠纷。专利申请人或者登记的专利权人无正当理由未尽善良管理义务，致使权利终止或者丧失，损害真正权利人合法权益的，构成对他人财产权的侵害，应当承担赔偿经济损失的民事责任。

案号一审（2016）粤73民初803号、二审（2019）最高法知民终424号，中国水产科学研究院南海水产研究所等与广州德港水产设备科技有限公司等财产损害赔偿纠纷上诉案，就遇到了这样特殊的情形，涉案专利的发明人是原告的前员工，原告主张涉案专利为该员工在离职一年内的职务发明创造，原告享有专利权，但是，就在原告提起专利权权属纠纷的诉讼期间，被告公司作为涉案专利登记的权利人，却并未缴纳专利费，导致涉案专利失效，而且在专利权权属纠纷案件的终审判决作出之后，涉案专利也已经过了请求恢复权利的期限，导致原告虽然赢得了专利权权属纠纷的诉讼，但却丧失了专利权利。

在前述背景下，原告认为因被告过错导致原告丧失本应由其享有的专利权，故提起本案诉讼，主张被告应当承担相应的责任，最高法院二审后认为，本案中被告故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效，致使该技术进入公有领域，失去了专利权的保护，损害了原告本应该基于专利获得的市场独占利益，因此本案其实属于财产损害赔偿纠纷，并最终支持了原告共计50万元的赔偿数额。

鉴于本案此前涉及2个原告起诉要求同一专利权关联案件，笔者将本案及关联案件的相关情况作了整理，制作成思维导图的形式以方便阅读。

【评析】

本案主要涉及如下三个问题：

一、案由如何确定

民事案件案由是将诉讼争议所包含的法律关系进行的概括，反映了案件所涉及的民事法律关系的性质。一般情况下，民事案件案由应当依据当事人主张的民事法律关系的性质来确定。

专利法第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。该规定将侵害专利权的行为限定为有限的几种情形，据此，侵害发明专利权的行为仅限于以生产经营为目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品的行为和使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为。也即，专利法实行专利侵权行为法定原则，除法律明确规定为侵害专利权的行为外，其他行为即使与专利权有关，也不属于侵害专利权的行为。

在登记的专利权人不是专利技术所有人的情况下，如登记的专利权人故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效而给专利技术所有人造成经济损失，那么该故意不缴纳专利年费的行为显然不属于专利法规定的侵害专利权的行为，该行为所造成的损失也不是侵害专利权所带来的损失，而实际上是与该专利技术有关的财产损失。因此，故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效的行为应当根据侵权责任法确定为一般侵权行为，该种案件案由可以确定为财产损害赔偿纠纷。

本案中，根据德港公司的主张，其认为南海水产研究所、宇景公司将归其所有的职务发明申请专利，之后却故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效，致使该技术进入公有领域，失去了专利权的保护，损害了其本应该基于专利获得的市场独占利益，因此德港公司主张的侵权行为不是侵害专利权的行为，其主张的经济损失实际上是与该专利技术有关的财产损失，故本案应当属于财产损害赔偿纠纷，而非侵害发明专利权纠纷。一审法院将本案案由确定为侵害发明专利权纠纷，不恰当，二审法院将本案案由纠正为财产损害赔偿纠纷。

二、专利权属争议期间不缴纳专利年费致使专利权失效，是否需要承担赔偿责任

诚实信用原则是民法的基本原则，它要求民事主体在民事活动中恪守诺言，诚实不欺，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益，从而在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡，并维持市场道德秩序。当事人从事民事活动，均应当遵守诚实信用原则。

在专利法领域，当事人申请专利、行使专利权、处理专利权属争议等，同样需要遵守诚实信用原则。专利权是经国家行政审查后授予的有期限的知识产权，其在权利保护期内有效存续需要专利权人持续交纳专利年费、不主动放弃等。当事人无论基于何种原因对专利申请权、专利权权属发生争议时，基于诚实信用原则，登记的专利权人通常应当负有使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理责任，包括持续交纳专利年费等，因为专利权一旦终止失效，专利技术通常情况下即会进入公有领域，从而使专利技术所有人丧失市场独占利益，损害到专利技术所有人的合法权益。登记的专利权人未尽到该善良管理责任，给专利技术所有人造成损失的，应当负有赔偿责任。

本案中，在2010年、2011年德港公司已经两次以专利申请权权属纠纷为由起诉南海水产研究所、宇景公司，尤其是德港公司主张涉案发明是职务发明的第二次诉讼正在进行的情况下，作为登记的专利权人，南海水产研究所、宇景公司应当负有在涉案专利授权以后维持其持续有效的善良管理责任，包括持续缴纳专利年费，以避免可能给德港公司造成损害。但南海水产研究所、宇景公司却未缴纳专利年费，导致涉案专利权于2012年9月28日被终止失效，侵害了德港公司的合法权益，其显然未尽到善良管理责任，违背了诚实信用原则。此外，涉案发明被终审判决认定为应该归属于德港公司的职务发明。姜汉平曾是德港公司员工，其作为登记的发明人之一，应当清楚该职务发明的专利申请权、专利权应该归属于德港公司。姜汉平从德港公司离职后成为宇景公司的股东，还代表宇景公司与南海水产研究所就涉案发明签订合作协议，故宇景公司也应当清楚涉案发明是姜汉平的职务发明。李纯厚、颉晓勇作为南海水产研究所的员工未从事涉案发明工作，南海水产研究所对此也应当是清楚的，所以，南海水产研究所、宇景公司对于涉案发明不归属于自身应该是明知的，故其不缴纳专利年费具有使涉案专利权终止失效从而损害德港公司合法权益的故意，主观过错明显。最后，涉案专利技术属于德港公司的职务发明，南海水产研究所、宇景公司不缴纳专利年费导致涉案专利权终止失效，使涉案专利技术失去了专利权的保护，最终损害的不是其自身的权利，而是德港公司的合法利益，致使德港公司丧失了基于该技术的市场独占利益。综上，南海水产研究所、宇景公司违背诚实信用原则，侵害了德港公司对涉案专利权本应享有的合法权益，主观过错严重，应当赔偿德港公司受到的经济损失。

三、如何确定本案的赔偿责任

故意不缴纳专利年费致使专利权终止失效与侵害专利权是两种不同性质的行为，给权利人造成的损害也不相同，因此在确定赔偿责任时，应当对两者进行区分，不能混淆。

本案中，德港公司所受损失是因南海水产研究所、宇景公司未缴纳专利年费致使专利权终止失效给其造成的财产损失，该种损失不同于专利法第六十五条规定的侵害专利权给权利人造成的损失，因为本案侵权行为导致的后果是专利权灭失，专利技术进入了公有领域，权利人丧失了市场独占利益，而侵害专利权行为的后果是给权利人造成了专利权存续期间的利益损失，但专利权并未消灭。因此，确定本案赔偿数额应当依据侵权责任法的相关规定，而不能适用专利法第六十五条。

侵权责任法第十九条规定，侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。该规定中的财产，不仅应当包括有形财产，而且还应当包括无形财产，即应当包括专利权。因此，本案应当根据涉案专利权终止失效时的市场价格确定具体赔偿数额。鉴于双方均未提供证据证明涉案专利权在终止失效时的市场价格，二审法院综合考虑涉案专利为发明专利、涉案专利权在授权公告当年即被终止失效、南海水产研究所和宇景公司过错严重、德港公司历时较长的维权情况等，认为原审判决确定的经济损失及合理费用共计50万元的数额并无不妥，故二审法院对原审判决确定的赔偿数额予以确认。

（本案案例刊登于《人民司法》2021年第32期）

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