作者：薛金波、黄丽
一、案情介绍
2012年11月19日，上海锦农机械设备有限公司(以下简称锦农公司)申请了涉案专利，发明人为其法定代表人胡松磊。
2014年10月17日，上海鑫百勤专用车辆有限公司(以下简称鑫百勤公司)及其员工王海斌以涉案专利为王海斌的职务发明创造，相关权利应归鑫百勤公司所有为由将锦农公司及其法定代表人胡松磊诉至上海市第一中级人民法院。2015年3月24日，该案审理期间，锦农公司向国家知识产权局提出放弃涉案专利权声明。同年3月27日，涉案专利因“权利人主动放弃”而失效。2015年7月17日，上海市第一中级人民法院作出(2014)沪一中民五(知)初字第174号民事判决，认定王海斌为涉案专利的发明人，该专利为其在鑫百勤公司工作期间的职务发明，其权属归鑫百勤公司所有，支持了鑫百勤公司的全部诉讼请求。判决后，锦农公司亦未就该案提起上诉。在该案一审庭审阶段，锦农公司陈述其放弃涉案专利权是基于摆脱诉讼的考虑。
2015年11月2日，国家知识产权局以涉案专利权权属纠纷生效判决书中仅对专利权权属作出确认，未对锦农公司是否为恶意放弃专利权给予认定为由，驳回了鑫百勤公司关于撤销放弃专利权声明的请求。2016年1月22日，国家知识产权局再次以同样的理由驳回了鑫百勤公司关于撤销放弃专利权声明的请求。
鑫百勤公司与上海欣创专利商标事务所签订《委托代理合同》一份，合同约定上海欣创专利商标事务所为鑫百勤公司代理涉案专利恢复权利事宜并收费1,000元,代缴恢复权利请求费1,000元。另鑫百勤公司为本案诉讼向上海欣创专利商标事务所支付诉讼代理费10,000元。
二、判决说理
一审法院认为，锦农公司在其与鑫百勤公司之间就涉案专利权权属纠纷诉讼审理期间实施了主动放弃涉案专利权的行为，该行为直接导致了鑫百勤公司在涉案专利权权属纠纷案件判决生效后无法实际获得涉案专利权，并在向国家知识产权局申请恢复已撤销的专利权时遇到障碍，进而提起本案诉讼；鑫百勤公司为申请恢复涉案专利权已额外支出了相应的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用以及本案诉讼代理费。因此，本案侵权行为判断的行为要件、损害结果要件、因果关系要件均已具备，关键在于锦农公司主动放弃专利权是否存在主观过错。对此，一审法院主要从以下几个方面进行考量：1、从锦农公司放弃涉案专利权的时间来看，其于涉案专利所涉的专利权权属纠纷案件审理期间向国家知识产权局提出放弃涉案专利权声明。根据我国民事诉讼法的相关规定，在民事诉讼过程中双方当事人均应当遵循诚实信用原则，在法院最终对系争专利权属做出生效认定之前，任何一方均不应擅自作出影响系争专利权效力的行为。2、从锦农公司放弃涉案专利权的理由来看，本案一审中其陈述，其是经过检索后发现该项专利不具有创造性而予以放弃，并且提交了一份针对涉案专利的检索报告作为证据。但该检索报告上显示的委托日期为2015年8月28日，晚于其向国家知识产权局提出放弃声明的日期，无法佐证其陈述的放弃理由。此外，一审法院经查阅(2014)沪一中民五(知)初字第174号案件的庭审笔录，锦农公司在该案一审庭审时明确表示其是出于摆脱诉讼的考虑才对专利权予以放弃，锦农公司对于其放弃涉案专利权的理由前后陈述明显不一致。3、从关联案件的审理情况来看，本案所涉专利的权属纠纷案件并非独立的个案，而是原被告双方之间系列权属案件之一。从该系列权属纠纷案件查明的事实来看，该系列案件均涉及同一事实，即锦农公司的法定代表人胡松磊从鑫百勤公司离职后，将其在鑫百勤公司时所知晓的相关技术研发成果，接触和管理的系列技术图纸申请为锦农公司的系列专利。除了上述系列权属纠纷案件，针对双方之间就相关专利所对应的技术信息的获取、专利的申请等，双方亦有涉及到侵害技术秘密的相关刑事控告、民事商业秘密纠纷等案件发生。根据锦农公司法定代表人胡松磊在刑事侦查阶段的陈述，其在锦农公司创立初期，要求鑫百勤公司的关联公司员工吴震祥将鑫百勤公司及其关联公司的技术图纸或者与其技术图纸相关的技术信息以锦农公司为专利权人，胡松磊为发明人申请包括涉案专利在内的相关专利。这说明锦农公司对于包括涉案专利在内的系列专利技术来源于鑫百勤公司及其关联公司或者与鑫百勤公司及其关联公司有关是明知的。在该系列权属纠纷案件中的第一件案件一审判决将系争专利权判归鑫百勤公司所有后，考虑到后续案件中相同的案由、相同的事实基础等，锦农公司更应审慎作出影响后续案件所涉专利权效力的行为。因此，综合以上三点因素，一审法院认为，锦农公司在涉案专利权权属纠纷审理过程中放弃涉案专利权的行为缺乏正当的理由，主观上有恶意，显属具有过错。综上，锦农公司放弃涉案专利权的行为构成对鑫百勤公司合法权益的侵害。
《侵权责任法》第六条规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任；第十五条规定，承担侵权责任的方式包括赔偿损失。本案中，鑫百勤公司为恢复专利权所支出的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用以及本案诉讼代理费均是因锦农公司放弃涉案专利权的行为而导致的费用；鑫百勤公司上述支出均提供了相关的合同以及发票，能够证明已实际支付相关费用，费用数额亦未超出合理范围。综上，一审法院认定鑫百勤公司要求锦农公司赔偿其为恢复专利权所支出的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用以及本案诉讼代理费具有事实和法律依据，应予支持。
锦农公司不服一审判决，提起了上诉。关于其是否属于恶意放弃专利权的问题。二审法院认为，诚信原则要求权利人需善意行使权利，对权利本身形成了一种限制，即不得滥用权利。
第一，本案中，锦农公司二审主张因当时其为涉案专利权人，故其依据《专利法》第四十四条所作的放弃涉案专利权的行为合法。然而根据前述，权利人行使权利的自由是相对的自由，不能超过正当界限，故不能仅因锦农公司当时具有专利权当然认为其放弃行为合法，还要针对其放弃行为是否超出正当界限进行分析。
第二，至于涉案专利无效的问题，首先，根据现有鑫百勤公司提交的涉案专利登记文件，已证明涉案专利系有效的实用新型专利；其次，即便锦农公司提交了现有技术证据材料，但由于审查专利是否有效并非本案因恶意放弃专利权导致损害赔偿的审查范围，而属于专利无效程序审查范畴；故锦农公司该项上诉理由，没有法律和事实依据，本院不予认同。
此外，二审中，锦农公司以其已向专利复审委就涉案专利提出无效宣告请求、涉案专利稳定性存在问题为由，向本院申请中止本案审理。对此，本院认为无论涉案专利今后是否会被宣告无效，均不会影响对锦农公司当时放弃涉案专利权的行为是否构成侵权的判定，故本院对锦农公司的中止申请不予准许。
第三，关于锦农公司二审还主张因鑫百勤公司未及时请求中止而导致丧失专利权之上诉理由。本院认为，本案中涉案专利权系由当时的权利人锦农公司申请放弃，且鑫百勤公司没有承担申请中止之法定义务或约定义务，故锦农公司相应上诉理由，于法无据，本院不予支持。
第四，关于锦农公司认为其并未隐瞒其放弃行为，且放弃的是自始不存在的权利，且关联案件相关专利均被无效，故锦农公司放弃行为符合诚实信用原则，不存在主观过错。本院认为，根据诚实信用原则和权利不得滥用的法律规定，虽然锦农公司当时是涉案专利的专利权人，但其必须在合理限度内行使权利。人民法院应综合考虑锦农公司专利权行使的时间、方式和后果等因素，判断本案锦农公司放弃行为是否具有正当性。首先，从行使时间上，锦农公司是在与鑫百勤公司就涉案专利在内的多个专利权之权属发生纠纷，且有相同案件事实基础的相关权属诉讼已经败诉的时候，放弃涉案专利权；其次，从行使方式上，锦农公司行为并非属于善意行使权利的范畴，其虽未隐瞒放弃涉案专利权，但也未告知正处于权属纠纷的相对方，且在另案庭审时锦农公司也有表示其放弃涉案专利权是基于摆脱前述诉讼的考虑；再者，从行使后果上来看，锦农公司放弃涉案专利权既对自身无实际利益，又对后续判归专利权的鑫百勤公司无实际利益。不仅造成后续法院判决的涉案专利权利人鑫百勤公司无法及时享有专利权的后果，而且使人民法院权属纠纷判决后无法执行，专利行政机关就涉案专利权利状况反复变更，极大地浪费了行政和司法资源。因此，从节约社会成本，遏制权利滥用的角度，锦农公司在涉案专利权属纠纷发生时，以有害的方式行使权利，既欠缺正当利益的权利行使的主观意图，又造成当事人之间利益失衡，违背公序良俗、诚实信用的结果，超出权利行使的正当界限。综上，一审判决认定锦农公司放弃涉案专利权的行为构成对鑫百勤公司合法权益的侵害，具有事实和法律依据，本院予以支持。
三、案例评析
我们认为，专利权属纠纷案所涉专利的名义权利人，应对涉案专利负有善良管理人义务。在本案中，锦农公司作为涉案专利申请人，在知晓存在专利权属纠纷时，作为涉案专利当前申请人，即应履行妥善的管理义务，其不得因涉案专利的权属可能变动为由，行使处分权利，否则属于恶意处分，滥用权利。其恶意处分导致实质权利人损失的，理应承担经济赔偿责任。
当然，我们认为，权属争议的实质是对涉案专利真实权利人的保护，且唯有有效的专利才是权属纠纷的合格标的物。实质无效的专利本不应获得授权，人民法院亦不应通过判决的方式确认该专利为任何人。所以，对实质权利人的保护，应以涉案专利稳定、有效为前提，如果涉案专利被宣告全部无效的，根据专利法第47条的规定，应溯及无效，在此情况下对名义权利人的恶意处分行为不应过分苛咎，否则不符合维护实质正义的价值标准。
